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浅谈美国商标异议及撤销程序

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作者： 李荻律师

在美国，商标异议（Opposition）以及撤销（Cancellation）是两个不同的商标争议程序，由异议人或撤销人（下统称 “原告”）提出，统一受美国商标审判及上诉委员会Trial and Appeal Board（简称“TTAB”）管辖。异议程序（Opposition）是针对正在申请中的新商标所提起的程序。原告需要在不晚于该争议商标公示期后的30天内提出异议、启动异议程序。若因特殊事由无法在此规定期间内提出异议，则需向TTAB申请延期，否则提出异议的权利将自动灭失。注册撤销程序（Cancellation）则是针对已获得注册的商标提起的程序，可提出的时间相对更灵活，但一般情况下原告需在争议商标注册5年内提出撤销，以避免争议商标的无可争辩性（incontestability）对撤销带来的局限性。除此之外，注册在副簿（supplemental register）的商标没有公示期，无法被异议，所以原告只能等此商标完成注册后提出撤销。

不论是异议还是撤销，其最终结果仅针对商标的去留，即只判断商标是否有效，无法直接判给原告任何经济上的赔偿。如果原告的最终诉求不是“打掉”商标而是获得金钱赔偿，则只能通过双方协商或向法院提出诉讼的方式达成。

谁可以提出异议或撤销?

商标局相关法律法规对原告的要求比较宽松，只要原告认为自己会被某个将获得或已获得注册的商标造成损害，均可向TTAB提出异议或撤销。

提出异议或撤销的理由有哪些？

若原告想要提出异议或者撤销，首先需要确定是否有正当理由。根据 15 U.S.C. § 1052 以及TBMP第309.03(c)(1)条的规定，常见的异议或撤销理由有：

  • 商标有误导性或欺骗性
  • 商标有近似混淆的可能性(likelihood of confusion)
  • 商标缺乏显著性
  • 被异议或被撤销人并未实际将商标投入到使用中
  • 被异议或被撤销人已将商标弃用
  • 被异议或被撤销人并不是商标的实际所有人
  • 被异议或被撤销人在申请注册时提供了虚假的信息或证据（如恶意抢注，通过欺骗商标局获得注册）

每个案件的事实情况都各有不同，原告若有意提出异议或撤销，最好事先咨询律师，对案情进行分析，选择最强有力的立案理由 。

程序流程有哪些步骤？

异议和撤销在程序及流程方面基本上借鉴了联邦民事诉讼程序法的要求。无论是原告或是被告的代理律师，都必须非常熟悉程序的各个环节，在规定的时间节点内完成特定的步骤。一般来说异议或撤销程序包含下面几项流程：

  1. 立案阶段：原告通过TTAB电子系统提交异议或撤销通知。
  2. 应诉阶段：被告针对异议或撤销进行答辩，同时也可向原告提出反诉。若被告未能在规定时间内完成答辩，TTAB会做出缺席判决，即原告获胜，被异议的商标会被视为废弃（abandoned），被撤销的商标会被正式取消（cancelled）。
  3. 证据披露阶段：
    • 双方协商会议(Discovery Conference)：需在TTAB所规定的时间内完成。双方律师需针对案件流程和程序制定初步的时间安排，提出和解意向，并针对其他争议事项进行初步沟通和谈判。
    • 初始披露 (Initial Disclosures)：需在 Discovery Conference 开始后的 30 天内完成并披露双方证人的详细信息，涉及双方对该案件的主张、涉案文件存放地点及其类型等。
    • 调查取证 (Discovery) ：如果双方无法达成和解，则需要积极开展调查取证，收集在庭审中可能采纳的证据。取证方式包括depositions, interrogatories, requests for production of documents and things, requests for admissions, expert disclosures. 调查取证是非常耗时的一个环节，此环节所花费的律师费相较其他环节也更为昂贵。
  4. Trial庭审阶段：
    • 原被告双方需在证词环节(testimony period)开始的15天前向TTAB提交庭前证据披露(pretrial disclosures)。
    • 双方证词环节(testimony period): TTAB的庭审有别于传统意义上的庭审流程，双方不会当庭给出证言证词并进行质证，而是通过提交书面证词或notice of reliance的方式来完成庭审。
    • 双方完成证据和证词的提交后，原告需向TTAB提交案件陈述(Brief)，将案件的事实情况、所引用的法律法规、双方论点等内容整理成文提供给TTAB审阅。被告可针对原告的案件陈述进行答辩，原告也可再针对被告的答辩进行反驳。
    • 双方可在此阶段向TTAB提出召开听证会(oral hearing)。
  5. 裁定：TTAB对案件给出书面裁决，一般需要三到六个月的时间。败诉方可在书面裁决下发后的一个月内向TTAB提出重新考虑的请求(request for reconsideration)，或针对此裁决向联邦法院提出上诉。

值得一提的是，在立案阶段开始之前，原告可能会通过向被告发送律师函(Cease and Desist Letter)的方式尝试解决纠纷。原告往往会在律师函中向被告提出要求或者和解的可能性，并明确要求被告在规定的时间内给与答复。若被告拒绝答复或和解，原告则会正式通过TTAB向被告提起异议或撤销程序。根据我们律所的经验，如果原告提出的和解条件合情合理，那么双方经过充分沟通能够达成和解是此类纠纷的最佳结果。在正式程序提起前达成和解不仅可以免去异议或撤销程序在时间和金钱上的消耗，也可以避免法律程序带来的不确定性。

如果您想要针对某个商标提出异议或者撤销，或是您的商标被提起了异议或撤销，最好咨询专业的律师为您分析利害，或在正式程序中代理您据理力争​。

李荻律师事务所Di Li Law, P.C.专精商标注册、补正、续展、转让、变更、异议及撤销代理、近似驳回答辩、商标侵权被诉和解代理、出具停止侵权律师函等事宜。已成功代理上千个商标的注册申请，在商标方面有着丰富的经验。

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