作者：李荻 | 律师
除了近似混淆问题，叙述性也是一个非常常见并且会造成商标申请失败的一大原因。关于近似混淆问题，可回顾我们之前发表过的文章：浅谈商标近似混淆Likelihood of Confusion及应对办法。今天我们来聊聊叙述性商标以及碰到此类驳回时该如何应对。
什么是叙述性商标？
美国商标法Section 2(e)(1)项规定，若商标对其商品起到描述性或欺骗性的错误描述，该商标则无法注册在主簿。
No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—(e) Consists of a mark which (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them, (2) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them, except as indications of regional origin may be registrable under section 1054 of this title, (3) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, (4) is primarily merely a surname, or (5) comprises any matter that, as a whole, is functional.
叙述性商标（也叫做描述性商标），顾名思义，会让消费者认为商标对商品或服务的某种功能、特质、成分等特点进行描述，并没有起到识别商品或服务来源的作用。打个比方，若申请人想要申请“creamy”作为其冰淇淋商品的商标，会被商标局以merely descriptive为由拒绝注册，因为creamy是冰淇淋的一种特点，可以用来形容口感，也可以形容成分，但无法起到商标的作用。法律之所以不允许叙述性商标获得注册是出于保护消费者的角度，不希望商家用叙述性商标来进行行业垄断。
如上图所示，商标的显著性(distinctiveness)由弱到强可分为Generic（通用名称）, Descriptive（叙述性）, Suggestive（暗示性）, Arbitrary（任意性）以及Fanciful（臆造性）。Generic和Desriptive商标都无法注册在主簿（Principal Register)，但叙述性商标可通过取得“第二含义”（secondary meaning）获得显著性，从而注册在主簿。但取得“第二含义”并非易事，往往需要申请人投入大量时间和金钱去“打造”其品牌，不是一朝一夕可以完成的，所以申请人在构思商标时应尽量避免使用对其商品或服务有叙述性的词语作为商标。
叙述性 descriptive vs. 暗示性 suggestive
可能会有人问，叙述性商标和暗示性商标的区别在哪里？的确，两者的界限有时并不是划分的那么清楚，见仁见智，这恰巧也给了申请人去说服商标局的空间。事实上当有客户碰到叙述性驳回的时候，我们首先会分析该商标是否有任何暗示性，也会尽量去论证这一点。
跟叙述性商标不同，暗示性商标有较强的显著性，比较容易获得商标局审批，所以申请人在构思商标时大可以think outside the box，不要让商标太直白，以免被商标局审查员视为叙述性甚至通用名称商标。我们发现不少商标申请人认为一个好的商标应该能让消费者看到就知道商品是什么，事实上刚好相反。商品描述不同于商标，也不能作为商标去使用。
遇到叙述性驳回(desriptiveness refusal)该怎么办？
一旦收到商标局审查员下发的叙述性驳回Office Action，需要在规定时间内（答辩期通常为3个月）提交答辩，引用法律和事实来反驳审查员的意见。如前文所述，首先考虑商标是否有任何暗示性并尝试往这个方向去引导和说服审查员。“暗示性”代表商标并不是平铺直叙的描述商品或服务本身，而是需要消费者进行一定程度上的联想或想象。著名的商标判例 In re Hutchinson, 852 F.2d 552, 554-55 (Fed. Cir. 1988) 告诉我们叙述性商标需要对某个商品或服务的特性进行相对精准的描述（with a degree of particularity)，而不是是模糊的、笼统的描述。某联邦法院曾判电脑硬盘商标“TECHNOLOGY”为暗示性商标而非叙述性，因为“TECHNOLOGY”，”科技”一词用来形容或描述电脑硬盘太过于笼统，不构成“叙述性”。
上如果商标的确没有什么暗示性，或反驳失败，申请人还可以考虑将商标注册在副簿(supplemental register)。我们也曾发表过相关文章，可点击这里回顾：商标注册失败？你尝试过副簿注册吗？
需要提醒大家的是没有律师可以保证答辩反驳一定会被审查员采纳，我们亦从不给出这种保证。商标局审查员在审批过程中可以行使个人裁量权，而律师的看法及判断跟审查员可能会有出入。我们在多年的办案过程中也曾碰到过非常严苛、甚至是不合情理的审查员。这就是为什么一定要在申请前应该充分跟律师进行沟通，做好完善的查询工作，最大程度上以绝后患，避免碰到被驳回的被动局面。
李荻律师事务所Di Li Law, P.C.专精商标注册、复审、续展、转让、变更、异议及撤销代理、近似驳回答辩、叙述性驳回答辩、商标侵权被诉和解代理、出具停止侵权律师函等事宜。已成功代理上千个商标的注册申请，在商标法方面有着极为丰富的经验。
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