作者:李荻|律师
前言
我所在2023年中经办的商标申请总量较前两年有明显下降,原因有二:
宏观来看,全球商标申请都显现出放缓的迹象。下图为WIPO世界知产组织的统计数据,可以看到中国和美国在2022年的商标申请量都遭遇大幅度的下降,这也是自2009年以来,第一次出现申请量下降的情况。
微观来看,我所也在主动和刻意地减少新申请案件的接收。中国的商标申请人普遍对于费用非常敏感,有些甚至无法接受美国商标律师处理商标业务的市场价格。同时中国申请人及其代理在证据真实性和非法执业问题(可回顾【USPTO规定普及-3】浅谈美国商标局的强制身份验证及非法执业)等方面让美国商标律师承担了很大的执业风险,种种因素导致我所商标团队在接案过程中婉拒了大量的申请,对于申请人及申请本身的筛选都比以往要更为挑剔。
虽然新申请的数量明显减少,我所处理的后端业务的数量却有明显的增加,包括复杂OA(包括叙述性和近似混淆商标OA)答辩,TTAB(商标局庭审和上诉委员会)程序案的代理等。我们发现越来越多的中国申请人愿意聘请专业律师去维护自己的商标权,也更加重视商标权的维护,这可能跟几次中国商标代理被美国商标局处罚有关。而且这类申请人在面临商标申请被商标局拒绝或被第三方提出异议和撤销时,会更加主动地去应对,进而取得从长远来看对业务发展更有利的结果。
商标申请总结
如下图所示,截止到本文发表时,我所在2023年共处理了758件商标申请案件,其中包括561件新申请、74件OA答辩(不含复杂OA)和AOU使用证明提交、以及123件续展或延期案件(包括Section 8、15宣誓,post-registration audit已注册商标抽查等)。
值得注意的是,上图所包含的业务并不包括所有我们日常处理的商标业务。比如我们还处理了13件国际申请(通过WIPO马德里协定将美国的申请延伸到其他成员国),5件商业外观申请(可点击此文章了解:【干货】Trade Dress 商业外观到底是什么?)以及若干件维权律师函、商标转让、复活、延期请求等。
复杂OA总结
2023年我所商标团队共处理了60件复杂OA答辩,其中包括12件通用或叙述性商标(generic or merely descriptive mark)以及48近似混淆商标(likelhood of confusion)的OA答辩。这两种Office Action非常常见,我所公众号也曾发表过相关文章,可点击回顾:浅谈”叙述性商标” – Descriptive Mark,浅谈商标近似混淆Likelihood of Confusion及应对办法。我所累计答辩复杂OA数量也于今年超过100件,在处理复杂OA答辩方面可谓经验丰富。
TTAB异议和撤销案总结
2023年我所商标团队共处理了32件TTAB程序案件,其中包括13件异议(opposition)以及19件撤销(cancellation)。这当中有10件我所代理原告,22件代理被告,而被告大部分是来自中国的个人或公司。我们在今年成功结案15起案件,截止到本文发表时,仍有12件案子还在进行中。
在我们处理的32件TTAB案件当中,有6件我方代理原告的案子由于被告没有应诉而顺利拿到Default(缺席判决),有4件案子成功达成了和解,有7件走到了Discovery阶段,有2件走到Testimony阶段,代表案子马上会进入最后的审判环节,这在我们历年的代理过程中都是比较少见的。
案件时长
每件案子的情况不同,应诉策略不同,客户和律师办案风格也不同,这些因素都会导致案件时长天差地别。最速战速决的情况莫过于拿到缺席判决,这也是原告最喜闻乐见的情形,因为可以在最短的时间内获得胜利,大大降低律师费成本。获得Default的案子从立案到结案通常仅需要三个月左右的时间。但如果双方打的焦灼,你来我往地不停提出motion和opposition,或是在discovery或testimony阶段三番五次地提出披露要求,都会严重影响案件的进度,大大拉长办案时间。下图为我们本月刚提交的一起撤销案的官方时间表,可以看到走完整个程序需要至少一年半左右的时间,这还不包括期间极有可能会发生的延期、动议审理、暂停审理等常见情况。加上商标局委员会案件积压严重,审理一个动议需要平均10到12周的时间,而这期间所有与动议无关的事情都会暂停审理,意味着案子会停滞不前。这也是为什么商标局希望双方努力和积极地沟通和解,找到最快解决争议的途径。
值得一提的是,有一起我所今年结案的案件前后共耗时3年,是我们迄今为止所花费时间最长的案子。双方在该案中走到了discovery阶段,同时也花了大量的时间去协商和解协议的条款,最后成功达成和解。我们在该案中代理被告,是深圳的一家公司,而原告是一家位于瑞士的公司。我们在处理其他同样涉及欧洲公司的案件中发现,相较于中国或美国本地的当事人,欧洲当事人在案件处理和回应方面都更加的迟缓,所以在处理一些有时限的工作上要特别预留出充分的时间,也需要律师及时调整应诉策略。
办案策略
在上述获得Default的案件中,我所代理的都是原告方,并且在起诉状中我方都有主张Fraud,即被告存在欺诈商标局的行为。我们在起草起诉状的过程中做了大量的调研,充分掌握了被告的商标申请存在真实性问题的证据,比如被告提交的使用证据涉及P图、其销售链接来自真实性非常可疑的独立站、销售网页已经失效、申请本身有违反商标局规定的情形等等。我们希望被告在收到我方的起诉状时能够清晰的感受到我方对于该案准备充分,令被告自知理亏、惧怕和我们对抗,从而达到一击即中的目的。这同时也侧面提醒申请人切勿投机取巧,提交有瑕疵的申请,否则之后被第三方提起异议或撤销的概率和成功率都会比合规的商标申请要高得多,反而得不偿失。
还有一起我所代理被告的案件,该案的原告向TTAB提交了Motion for Summary Judgment,即请求直接判原告胜诉的动议。我所商标团队及时的提交了Opposition,最终Board采纳了我方的论点,驳回了对方的MSJ。此案案情复杂,原告态度傲慢,所以这个阶段性胜利来之不易且意义重大。不仅可以让我方客户重回谈判桌,把握主动,还能让对方意识到我方对于保护其商标权益的决心,对于和解谈判也能起到帮助。
并不是所有的TTAB案件我所都会从头到尾完整的代理,有不少客户会在案件中途找到我们来接手。我所今年也处理了3起由于前代理律师的疏忽或其他特殊情况而导致客户案件被TTAB判败诉,我们向TTAB提交重启案件的动议,包括Motion for Relief from Judgment, Motion to Set Aside Default Judgment等,均获得了成功。
写在最后
今年还有5起TTAB案件涉及客户不诚实、违反商标局规定和律师职业道德规范、拖欠律师费等情况的案件,我所在做出必要沟通后主动退出了代理。商标局明文规定国外申请人必须由美国持照律师代理才能参与到TTAB程序中,但我们发现有个别中国的商标代理冒充客户去代理TTAB案件,在未能充分理解法律法规、对程序法和实体法认知均存在严重不足的情况下照猫画虎起草各类法律文件,严重违反了商标局的规定,伤害了当事人和律师之间的代理关系,更损害了当事人的利益。
回顾2023年,经过调整和控制新申请的数量、有的放矢地调配时间精力,我所商标团队在复杂OA答辩和TTAB案件代理方面取得了可喜的成绩,也收获了宝贵的经验,在寥寥无几深耕TTAB程序的华人律师中找到了属于我们的定位。在此要特别感谢选择和信任我们律所的客户,我们会继续努力,为每个不同情况的案件量体裁衣,站在全局角度为客户争取最大的利益。
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李荻律师事务所Di Li Law, P.C.专精商标注册、复审、续展、转让、变更、异议及撤销代理、近似驳回答辩、叙述性驳回答辩、商标侵权被诉和解代理、出具停止侵权律师函等事宜。已成功代理上千个商标的注册申请,在商标法方面有着极为丰富的经验。李荻律师连续三年被Patexia(知识产权法律数据分析网站)评选为全美Top 10商标律师。
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