作者：李荻律师
美国商标局USPTO（以下简称“商标局”） 于今日发布最新法规，对去年颁布的 Trademark Modernization Act of 2020（2020年商标现代化法案）做出一系列修正，包括建立新的以未真正使用为由而撤销商标的两大措施 — Expungement (消除)和 Reexamination (重审)，缩短Office Action答辩的时间，采纳“未使用 (nonuse) ”为新的TTAB撤销理由等。下面李荻律师将为大家详细解读这一最新政策。
相信行业内的朋友们都知道，美国商标法遵循使用主义。简单来说，商标必须在美国商业中使用才可以获得注册。这是跟美国与中国商标法的几大区别之一。为了执行使用主义，商标局也不止一次地颁布相关政策和规定来打击不实申请。比如已获得注册的商标仍可能被抽查 audit、若商标局发现申请中有商品或服务类别并未实际使用在商业中，会向申请人下发OA要求其补充使用证据或删除无法提供有效使用证明的类别等。详情请阅读我们律所发表过的文章：【USPTO规定普及-1】已注册商标删除类目及相关费用。
此次商标局更是重磅出击，把捕捉不实申请的权利交给大众和第三方，提供了两个新的撤销已注册商标的渠道：一个叫做Expungement，另一个叫做Reexamination。为了方便中文读者理解，我们把Expungement翻译为“消除程序”，把Reexamination翻译为“重审程序”。任何第三方及商标局局长本人都可以向商标局提出这两个程序，目的就是“打掉”虽已获得注册但并未实际投入使用的商标。虽然TTAB撤销程序(cancellation)仍然存在，涉及撤销的理由也更加广泛，但商标局本次提出的这两个新的程序相比TTAB撤销程序更加省时省力，费用也更低廉。
如何启动这两个程序？
若一方针对某个已注册商标提出了Expungement消除程序，需主张该商标的注册类别（一类、多类或全类）从未在商业中使用。打个比方，如果某商标申请注册了一个大类，其中包含10个小类，但申请人实际并没有把10个小类全部投入使用。第三方可以因此向商标局提出消除该商标。至于最终结果是消除整个商标还是仅消除部分类别，最终将由商标局决定。
若一方针对某个已注册商标提出了Reexamination重审程序，需主张该商标并未在规定时间或早于规定时间将其注册类别（一类、多类或全类）尽数在商业中使用。这里的”规定时间“分为以下几种情况：
- 如果商标申请时以“已使用”（1a basis）为基础，且从未更改为“意图使用”（1b basis），那么规定时间即指提交申请的日期。也就是说，如果申请人在2021年1月1日以“已使用”为注册基础提交申请，但实际并未在这天使用其商标，第三方可以以此为由向商标局提出重审该商标。
- 如果商标申请时以“意图使用”（1b basis）为基础，规定时间则是指修改使用说明的日期或提交使用说明statement of use的截止日期，两者以更晚的为准。
需要注意的是，上述消除和重审两个程序都必须通过商标局的TEAS网络系统提交，并缴纳$400美元（每类）的官费。另外，两个程序在提交时还需包括下列信息和材料：
- 拟消除或重审的商标的注册号；
- 消除或重审理由；
- 提出消除或重审的一方（下简称”请求方”）的姓名、住址、电子邮件（若请求方居住在美国境外，需由美国律师代理）；
- 拟消除或重审的商品或服务类别；
- 请求方需针对下列事实情况作出书面说明并签字：
- 针对消除或重审理由已做过合理的调查
- 针对消除或重审理所依赖的事实情况进行说明
- 提供所有证据文件的复印件。
两个程序要如何应对？
一旦商标局收到了消除或重审的请求，商标局会发送电子邮件告知商标注册人，注册人在商标局决定正式启动消除或重审程序前暂时无需回应。若商标局决定正式启动，将正式下发Office Action，并附上涉及消除或重审的相关证据材料一并发送给注册人。而请求方到这一步就与消除或重审程序无关了，也不会是程序的一方当事人，后续的答辩都将由注册人直接与商标局进行。值得一提的是，所有相关消除或重审程序的文件均可由任何人在商标局TSDR网站上搜索查看。
如果您的商标正式面临消除或者重审，商标局会在其下发的OA中要求注册人提供商标的使用证明来反驳该消除或重审主张，注册人亦可通过删除无法证明使用的商品或服务类别以作回应。注册人有3个月的时间回应OA，也可以向商标局请求延期1个月回应（需支付$125美元的延期费）。若错过了回复截止期限，商标最终可能会被整个或部分注销，以商标局对个案的决定为准。
两个新程序何时生效？
消除和重审程序的相关规定将于1个月之后，也就是2021年12月18日正式生效。
新政还包括什么内容？
除了上述两大新增程序外，商标局还增加了“未使用”（nonuse）作为TTAB撤销程序新的主张理由，再次彰显商标局想要打击不实申请的决心。另外，商标局修改了Office Action答辩的时间限制，由原先的6个月调整为3个月（Section 66a的答辩除外），并给与申请人额外延期答辩3个月的选择，但需要支付$125美元的延期费。针对OA答辩时间调整的规定会延期实施，于2022年12月1日正式生效。
新政带来的思考
在我们代理申请的过程中，有很多客户执意选择数量庞大的类别小项，无视商标局针对每个小项都必须投入实际使用的规定。这种不切实际、不顾自身实际情况的申请不仅不会对申请人的生意起到帮助，反而会埋下一颗“定时炸弹”，导致商标面临撤销风险，得不偿失。
另外，在我们代理的大量商标异议或撤销程序中，nonuse（商标未使用）是双方达成和解的主要因素之一。很多原告会要求被告删除掉某些类别或小项，其中不乏态度强硬者，究其原因即是原告知道被告拿不出实际使用的证据。而此番新政一出，会让并没有把商标实际投入所有类别中使用的被告更加被动。新政给了这些原告更简便的途径去尝试“打掉”被告的商标，而无需经过TTAB异议或撤销这类相对耗时且昂贵的程序。实际上，一旦商标局受理了原告的消除或重审请求，原告就可以全身而退，无需再跟被告拉扯，而被告仍需“自证清白”。
商标申请的使用证据必须真实有效，这是简单到不能再简单的道理。但无视法律法规、投机取巧者层出不穷，近日我们更是发现国内有专门制作虚假使用证据的公司，大量发送邮件给美国的知产律师寻求“合作”，如此明目张胆，令人叹为观止。
我们律所对于虚假使用证据一直秉持零容忍的态度。不仅多次发表文章普及和强调美国商标局对使用证据真实性的严格要求，也时常提醒客户其使用证据必须真实，否则便严重违反商标局的政策和规定。在此也呼吁广大的同行都能严格合规，少走歪门邪道。
参考信息：https://www.federalregister.gov/documents/2021/11/17/2021-24926/changes-to-implement-provisions-of-the-trademark-modernization-act-of-2020?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=#print
李荻律师事务所Di Li Law, P.C.专精商标注册、补正、续展、转让、变更、异议及撤销代理、近似驳回答辩、商标侵权被诉和解代理、出具停止侵权律师函等事宜。已成功代理上千个商标的注册申请，在商标法方面有着极为丰富的经验。
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