作者：李荻|律师
在注册美国商标的过程中，申请人常常收到美国商标局(USPTO)下发的审查意见Office Action(以下简称为“OA”)，告知申请人商标不予批准并给出理由，其中Likelihood of Confusion（以下简称为“LOC”）是比较常见的原因之一。
什么是Likelihood of Confusion？
美国商标法案Trademark Act, 15 U.S.C. § 1052(d)中规定，若拟注册商标跟先前已获得注册的商标可能造成混淆、错误或欺骗，该商标是不予批准注册的。
依照此法律规定，USPTO审查员在审核商标申请时，会在其系统中对商标进行检索。如果查到了有相似性的前注商标（必须是存活、未被弃用、未失效的商标），需要进一步的进行比对并判断拟申请商标和前注商标是否有混淆的可能性，即是否存在Likelihood of Confusion。也就是说，审查员会站在消费者的立场上考量，判断消费者在同时面对拟申请商标和前注商标时是否会认为两个商标来自同一家厂商。
著名的案件In re E. I. du Pont de Nemours & Co.归纳了判断Likelihood of Confusion的几个因素（也被称之为DuPont Factors)：
- The similarity or dissimilarity of the marks in their entireties as to appearance, sound, connotation, and commercial impression.
- The relatedness of the goods or services as described in the application and registration(s).
- The similarity or dissimilarity of established, likely-to-continue trade channels.
- The conditions under which and buyers to whom sales are made, i.e. “impulse” vs. careful, sophisticated purchasing.
- The fame of the prior mark.
- The number and nature of similar marks in use on similar goods.
- The nature and extent of any actual confusion.
- The length of time during and the conditions under which there has been concurrent use without evidence of actual confusion.
- The variety of goods on which a mark is or is not used.
- The market interface between the applicant and the owner of a prior mark.
- The extent to which applicant has a right to exclude others from use of its mark on its goods.
- The extent of potential confusion.
- Any other established fact probative of the effect of use.
商标局审查员会依据上述几个因素综合考虑和判断拟申请商标和前注商标是否有混淆的可能性，而在上述因素中，头两个最为关键，即1. 商标整体在外观、声音、内涵和商业印象方面的相似或差异，以及2. 拟申请商标及已注册商标在商品或服务方面的相关性。绝大部分的LOC OA都会引证这两个因素。
如何避免和克服Likelihood of Confusion？
下面我们将从三个时间点来讨论避免和克服LOC的办法：1. 商标构思，2. 申请前，3.申请中。
- 商标构思过程中需要注意什么？
克服LOC最好的办法就是避免它的发生。在商标构思的过程中，尽量避免使用比较常见、受欢迎的词语，或者是对商品或服务项目有叙述性或指向性的词语（叙述性商标也是常见的拒批的理由之一）。总之，尽可能让商标有独特性和显著性，不跟其他人的商标冲突。要知道世界各地的公司和个人都想通过USPTO注册美国商标，你能想到的商标（尤其是纯英文的商标），别人大概率也能想的到，所以一定要独树一帜、剑走偏锋。
举个例子，如果你想要为汽配产品注册商标，最好避免使用 “auto” “motor” “speed”这种行业里经常会用到的单词去构思商标。目前USPTO信息库中光在第12类汽配类里面，带有auto并且有效（或等候审批）的商标就有800多个，类似情况带有motor的也有500多个，因此出现LOC并且被拒批的概率也会比较高。
2. 申请前还需要做些什么？
如果你已经构思好了一个商标，并且想要把这个商标申请下来，千万不要直接就去提交申请。在此之前还需要做一个非常必要的步骤：商标查询。商标查询可简单可复杂。网上信息发达，很多人会去USPTO官网自行查询，但之后还是会被下发LOC OA。这是因为大部分人只知道做basic search基础查询，而不是做详尽的、以避免后续碰到OA为目的的查询。
详尽的商标查询是复杂且耗时的。接着以汽配类商标为例，如果您想要注册 “Best Auto”，基础查询只能查到带有Best Auto这两个词的商标，但却不能查到跟“Best Auto”近似并可能产生混淆的商标，比如，BestDrive, BestWay等。
除此之外，一个经验丰富的商标律师也应该告知申请人Best Auto有叙述性的问题，因为auto可以理解为汽车，best是最好的意思，结合商品来看这个商标有“最好的汽配商品”的意思，也就是对商品的特性进行了叙述。另外auto一词也很可能会被要求“disclaim”，即申请人不能独占这个词。这些问题在申请前都需要考虑到。
经常有客户在没有做详尽商标查询的情况下提交了申请，并且投入了大量金钱和人力去对商标进行了使用和推广。后续被下发LOC OA则非常被动，甚至要面临更换商标的困境。因此，笔者强烈建议商标申请人委托经验丰富的商标律师去做详尽查询，尽可能事先去捕捉和分析商标可能被拒批的原因，包括但不限于LOC。
3. 商标审查过程中遇到LOC OA了怎么办？
如果申请人“不幸”在申请过程中被商标局下发了LOC OA，仍然有机会提出反驳并获得批准。这需要专业的商标律师进一步结合商标本身以及使用情况去做分析，根据DuPont Factors挖掘拟注册商标与引证商标之间存在的差异，尽可能的帮助客户去说服审查员。
需要提醒大家的是没有律师可以保证反驳一定会被采纳，我们亦从不给出这种保证。商标局审查员在审批过程中可以行使个人裁量权，而律师的看法及判断跟审查员可能会有出入。我们在多年的办案过程中也曾碰到过非常严苛、甚至是不合情理的审查员。这就是为什么一定要在申请前做好充分的查询工作，最大程度上以绝后患，避免碰到被LOC阻拦的被动局面。
除了反驳答辩之外，申请人也可以考虑其他非常规方式来克服LOC OA，比如尝试跟引证商标的所有人达成共存。再者如果被引证商标存在一些缺陷，比如使用证据有P图或伪造的嫌疑，也可以考虑对此商标提起撤销、Reexamination重审或Expungement消除。可点击这里了解。具体情况需要律师进行个案分析。
李荻律师事务所Di Li Law, P.C.专精商标注册、复审、续展、转让、变更、异议及撤销代理、近似驳回答辩、商标侵权被诉和解代理、出具停止侵权律师函等事宜。已成功代理上千个商标的注册申请，在商标法方面有着极为丰富的经验。
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