作者：李经纶 & 李荻
美国《2020年商标现代化法案》（Trademark Modernization Act of 2020，以下简称《法案》)已于2020年12月27日经签署成为法律，商标局将在2021年12月27日前实施该《法案》规定的内容。《法案》包含了商标局出台的一系列旨在改善和加强美国商标注册的准确性和完整性的最新举措，以新的程序来质疑那些提供了不真实的使用证据以及虚假声明的商标申请和已经通过审查的注册商标。《法案》中的主要举措有以下几点：
一、新增两项可单方申请撤销注册商标的程序：删除(Expungement)和重新审查(Reexamination)
任何人都可以向商标局提出请求（petition），要求美国专利商标局USPTO局长（Director）针对特定商标的全部或者部分注册产品/服务启动删除或重新审查商标注册的程序，理由为该商标从未被用于商业用途（适用于删除程序），或者是该商标未在某个特定日期前未用于商业用途（适用于重新审查程序）。该请求要求申请人提交声明，以证明自己已经进行了合理的调查来确定该商标是否用于特定的商品或服务；除此以外，还需要提交证据以及相关申请费用。如果最终认定请求质疑成立，商标注册的全部或者部分产品/服务将会被撤销。
除了依请求提起，该程序同样可以由局长依职权提起。
这项政策进一步表明商标局对于打击虚假商标申请、维护商标注册的诚信和真实性的决心。如果商标申请人不按照商标真实使用情况去申请产品/服务，一旦被提起删除或重新审查程序，商标所有权人将不得不耗费大量财力与精力去答复，而即使答复也不一定能够成功。在答复失败的情况下，商标申请将会被全部或者部分撤销。虽然《法案》为商标所有人提供了救济渠道，商标所有权人可以上诉至商标庭审和上诉委员会（Trademark Trial and Appeal Board，下称”TTAB”），或进一步上诉至美国联邦法院，但这无疑会给商标所有权人带来诉累。
二、新增商标撤销程序的起诉理由
《法案》为TTAB程序也提供了新的起诉理由：申请人可基于商标所有权人从未将商标用于商业用途为理由，提起撤销程序，但必须在商标注册后的三年内提起。
在《法案》实施前，申请人常常以“在先使用”和“引起混淆”为理由提起撤销程序。而《法案》新增起诉理由后，可以预见会有大量撤销程序案件以商标所有权人从未将商标用于商业用途为理由提起撤销程序，尤其是针对中国商标权人。本律所在代理撤销程序的过程中，经常会碰到原告以“被告并未真正在美国商业中使用其商标”作为谈判的筹码，让被告颇为被动。一旦此理由成为真正的起诉理由，会使得被告应诉更加困难。这进一步提醒所有申请人，必须按照美国商标法将商标投入商业中使用。
三、更加灵活的答复时间
《法案》授权商标局能够设定更短的OA答复期（目前施行的OA答复期为6个月），但不得短于60天。申请人可以请求延长答复期至6个月，但是具体的要求还需由局长确定。
四、第三方在审查中向商标局提交抗议函（Letters of Protests）
《法案》为商标局已经施行许久的抗议函程序提供了法定授权，该程序允许第三方在商标审查过程中向商标局提交证据，质疑商标可注册性。今年1月2日起，商标局对每件抗议函收取$50美金的费用，并要求抗议人在函中明确其抗议的法律依据及提供相关证据材料。
五、建立统一的规则，确立难以弥补损害的可辩驳的推定
寻求禁止令救济的商标所有人有权在发现存在侵权或案件实质成功的可能性后，对不可弥补的损害提出可辩驳的推定。该统一规则将帮助商标所有人在联邦法院对侵权者行使其权利。
本公众号在1月13号曾发布文章“美国商标局对中国商标及专利申请量猛增现象的解读”，文章表示商标局正在酝酿新的法规政策来打击虚假申请。这次《法案》再次印证了这一点。商标局不仅在审查程序上进一步打击虚假申请，也给大众提供了打击渠道。
申请人地址(Domicile)问题屡屡发生
除《法案》中列举出来的措施能够表明商标局进一步维护美国商标注册的准确性和完整性外，我们还注意到商标局最近针对申请人经常住所地（domicile address）的审查严苛许多，甚至于将已经进入公示的申请撤回，重新进行审查，因此必须重视该问题。
按照商标局的要求，如果申请人为个人，需提供其住所地址作为domicile address。如果申请人为实体，需提供主营地点（principal place of business）作为domicile address，例如企业的总部，即企业的高管通常情况下管理企业经营生产的地点。公共邮箱地址（P.O. Box）或者邮件转递服务商（例如UPS或送达服务公司）的地址则不满足商标局对于经常住所地的定义。
本所发现有不少商标申请人实际为中国的公司，为了规避商标局对国外申请人必须由美国律师代理的要求，选择使用其美国“空壳”公司去提交申请，且提供的地址并不是公司的实际主营地点，而是邮件转递服务商的地址。这种情况并不符合商标局的规定，一旦发现，商标局会要求申请人重新提供真正的domicile address。若domicile address为中国的地址，则需要由美国律师代理并接手后续注册程序。
在此想要提醒各位，一定要严格遵守商标局的要求。如果商标申请人的总部在美国境外，例如中国，则必须提供中国地址作为商标申请中的公司地址。而对于经常住所地在美国境外的企业，美国商标局则要求必须由美国律师代理商标申请。
李荻律师事务所Di Li Law, P.C.专精商标注册、补正、续展、转让、变更、异议申请、近似驳回答辩、商标侵权被诉和解代理、出具停止侵权律师函等事宜。已成功代理上千个商标的注册申请，在商标方面有着丰富的经验。
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《法案》全文请见：https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6196/text
参考资料：https://www.uspto.gov/trademarks/laws/2020-modernization-act?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
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